Контрафактная продукция: патентно-правовые проблемы проведения экспертизы

Е.А.Данилина – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва, danilina55@mail.ru)

А.И.Захаревский – судебный эксперт, генеральный директор ООО «Экспертно-консультационного центра «Графо-Логос» (Москва, info@grafo-logos.ru)

В статье обобщен опыт авторов в делах, связанных с пресечением распространения контрафактной продукции, рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при проведении экспертизы контрафакта. В основном дела касаются нарушения прав на товарные знаки.

Общественная опасность оборота контрафакта на рынке заключается в потере прибыли производителя и снижении уровня его деловой репутации, в опасениях потенциальных инвесторов относительно возможности вкладывать средства в экономику страны с высоким уровнем нарушений в сфере законного оборота товаров, и наконец, в нарушении прав потребителей, поскольку безопасность контрафактной продукции гарантировать невозможно. Для нашей страны характерна своя специфика данной проблемы, обусловленная, с одной стороны, национальным уровнем научной и процессуальной подготовленности, с другой – моделью поведения правообладателей, ведущих бизнес на территории России.

В ГК РФ подробно прописаны правовые нормы, касающиеся защиты исключительных прав. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

В отношении товарного знака применяется норма ст. 1515 ГК РФ, определяющая ответственность за незаконное использование товарного знака следующим образом. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. При этом правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тыс. до пяти млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, термин «контрафакт» обозначает изделия, на которые незаконно нанесен товарный знак. При распространении контрафактной продукции возможно варьирование стоимости (и она далеко не всегда низкая), качественных характеристик (и они не всегда плохие), а также изготовителя. Подделки чаще распространены на рынке массовых товаров. Как правило, подделывают продукт, который уже знают, который заработал себе «имя». Следовательно, понятие «контрафактный» не всегда ассоциируется у нашего потребителя со словами «плохой», «некачественный».

Перечислим виды контрафактной продукции, преимущественно выпускаемые на рынок. Это применение всем известного логотипа либо сходного с ним, к примеру, «Samsung» и «Sumsang». Вторым по значимости является подделка облика и формы товара, дизайнерских особенностей, а также незаконная эксплуатация запатентованных технических решений. В последние годы участились случаи установки и применения программного обеспечения при отсутствии разрешения правообладателя.

Чтобы определить контрафактный товар, следует провести его экспертизу. Сложность такой экспертизы определяется многими причинами, среди которых следующие:

• производители контрафактных товаров могут использовать такие же производственные мощности и материалы, как и на легальных производствах;
• по виду и качеству подделка может ничем не отличаться от оригинала, и обнаружить отличия порой невозможно без использования специальных знаний и аппаратуры.

Поэтому даже высокая цена сегодня не является гарантией того, что покупателю предлагают оригинальную продукцию. Экспертизе подлежат обычно самые распространенные объекты контрафакта: дизайнерская одежда, сумки, обувь, детские товары, аудиовизуальная продукция и программное обеспечение, фармацевтические и химические препараты, ювелирные изделия, парфюмерная продукция, напитки и табачные изделия, запасные части для автомобилей.

Признание товара контрафактным возможно только по решению суда, но для установления признаков контрафактности потребуется заключение эксперта.

Протоколы об административных правонарушениях в сфере оборота контрафакта составляют по ст. 7.12 или 14.10 КоАП РФ, затем их направляют в суд на рассмотрение. Санкции этих статей предусматривают штраф в размере от 1,5 тыс. до 40 тыс. руб., штраф в размере от 10 тыс. до 200 тыс. руб., конфискацию не только материального носителя контрафакта, но и материалов, оборудования, которые были использованы для его производства.

Существует также уголовная ответственность за нарушение прав. Мера уголовного наказания за действия в сфере оборота контрафакта зависит от размеров причиненного ущерба (в крупном или особо крупном размере). Преступление может квалифицироваться по ст. 146 либо 147 УК РФ.

Рассмотрим сложности, которые возникают в работе экспертно-консультационной фирмы. Неопределенность квалификационных требований к эксперту, отсутствие методики проведения экспертиз контрафактной продукции наряду с пассивной моделью поведения правообладателя приводят к информационным потерям одних и финансовым потерям других указанных участников. Для экспертов необходимо повышение уровня квалификации и важна выработка стратегии обмена информацией.

Понятие и процессуальное положение эксперта и специалиста установлены законодательством (ст. 79 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 57 УПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ), однако для государственных и негосударственных экспертов они различаются.

Правовые положения ст. 12 и 13 федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» раскрывают требования, предъявляемые к государственным экспертам, в частности российское гражданство, высшее образование, подтверждение уровня квалификации и аттестация, которые проводятся экспертно-квалификационными комиссиями каждые пять лет. В тоже время к негосударственным экспертам не предъявляются какие-либо специальные квалификационные требования, за исключением закрепленного в законодательных актах основания: обладание специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. Однако считаем, что отсутствие жестких квалификационных требований к последним не является проблемой. Это связано с тем, что большинство типов и видов экспертиз проводится по так называемым частным методикам и не может выполняться людьми, имеющими непрофильную экспертную специальность. В качестве примера можно привести такие виды экспертиз как почерковедческая, лингвистическая или дендрологическая.

Исключение составляет экспертиза контрафактной продукции. Несмотря на единый предмет доказывания, множественность подлежащих исследованию видов изделий и продукции определяет существенную сложность проведения таких экспертиз в первую очередь потому, что они требуют применения специальных знаний из различных областей науки в рамках одной экспертизы. Так, в нашей практике нередки случаи, когда в процессе одной и той же экспертизы в исследовании участвуют специалисты в следующих областях:

• патентно-правовой экспертизы (для решения вопроса о сходстве и воспроизведении товарного знака);
• оценочной экспертизы (для расчета стоимости ущерба, причиненного правообладателю);
• компьютерно-технической экспертизы (для выявления и идентификации программных продуктов);
• трасологической экспертизы (для установления способа изготовления изделия);
• технической экспертизы документов (для определения подлинности и приемов воспроизведения элементов защиты);
• экспертизы веществ и материалов (для исследования свойств и характеристик материала, из которого изготовлено изделие);
• товароведческой экспертизы.

Отсутствие конкретной методики проведения экспертиз контрафактной продукции специалистами из разных областей знаний вносит некоторую неопределенность в работу не только экспертного сообщества, но и судебных органов, проводящих оценку таких доказательств.

Техническая особенность проведения такого рода экспертиз заключается в сравнительном анализе подлежащего исследованию объекта и легитимного образца продукции. Часто в ходе такого сравнения оценке подлежат не только наличие упаковки и содержание реквизитов маркировки, но и установление качественных характеристик изделий, анализ технологических процессов производства того или иного изделия.

Одним из факторов, препятствующих получению объективного, достоверного и научнообоснованного вывода, является, например, наличие множества точек производства оригинального товара одного и того же наименования, которые отличаются упаковкой, маркировкой и видами используемого сырья, а также частый ребрендинг на предприятии легитимного производителя, направленный на усложнение процесса изготовления и реализации подделок, но дающий недобросовестным участникам рынка возможность использовать это в своих интересах, реализуя контрафакт с пометкой: «Это остатки складского хранения из прошлых партий».

На этом следует перейти к роли правообладателя, которая представляется максимально важной и может выражаться в информационной поддержке эксперта. Имея информацию об особенностях используемых материалов, дате и месте изготовления определенной коллекции товара, местах размещения скрытых «меток», эксперт получает исчерпывающий объем значимых признаков, которые кладет в основу своего вывода. Пожалуй, лишь единицы экспертных организаций работают над созданием натурных коллекций и формированием своей базы данных. Инициатором исследования часто становятся правоохранительные органы, а не собственники бренда. На практике нередки случаи, когда правообладатель использует модель отстранения от информационной поддержки эксперта. Причины этому могут быть следующие:

• недоверие экспертному сообществу для предоставления уникальных сведений;
• психологическая неготовность ассоциировать обозначение своего товарного знака со словом «контрафакт», игнорирование призывов к участию в следственных мероприятиях и сотрудничеству;
• официальное представительство в Российской Федерации иностранного правообладателя нередко проявляет пассивную модель поведения и не заботится об уровне правовой защищенности товарного знака на территории нашей страны.

Рассмотренная в статье ситуация с контрафактом направлена на побуждение правообладателя к выработке собственной стратегии взаимодействия с участниками правоотношений. Такая стратегия должна быть понятна правоохранителям, доступна экспертному сообществу и эффективна в борьбе с оборотом контрафактной продукции.

Примечание: Впервые опубликовано в журнале «Патентный поверенный», выпуск №5/2021.